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Vertretungskosten im Patentnichtigkeitsverfahren – neue BGH-Entscheidungen

Mit seinem Beschluss vom 18. Dezember 2012 hat der BGH die Voraussetzungen für die Geltendmachung von Doppelvertretungskosten – also die Kosten für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt – im Patentnichtigkeitsverfahren festgelegt. Damit versucht der BGH in Anlehnung an die Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens in 2009 auch die Kostenstruktur des Nichtigkeitsverfahrens nachvollziehbar zu gestalten. Diese Voraussetzungen hat der BGH zwischenzeitlich mit Beschluss vom 21. Januar 2013 bestätigt.

Nach dieser Entscheidung ist die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt nur dann gegenüber der unterliegenden Partei abrechenbar, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist. An dem Verletzungsrechtsstreit muss die betreffende Partei des Patentnichtigkeitsverfahrens oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt sein.

Daraus folgt, dass nicht allein durch die theoretische Beteiligung des Rechtsanwalts ein Vergütungsanspruch seiner Tätigkeit entsteht. Vielmehr muss aus dem laufenden Verfahren hervorgehen, dass die juristische und technische Kompetenz des agierenden Patentanwalts erkennbar durch den hinzugezogenen Rechtsanwalt ergänzt wird. Dies geschieht beispielsweise durch die gemeinsame Abwägung einer möglichen Schutzbereichseinschränkung im Nichtigkeitsverfahren mit Blick auf die Konsequenzen im Patentstreitverfahren.

Eine analoge Anwendung auf Patentstreitverfahren vor den ordentlichen Gerichten und damit eine fragliche Kostenerstattung für den Patentanwalt verbieten bereits die diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen sowie die Natur des Patentstreitverfahrens. Eine Partei muss sich im Patentstreitverfahren aufgrund des Vertretungszwangs durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen (§ 143 I PatG und § 78 I ZPO). Die Kosten für den hinzugezogenen Patentanwalt sind daher über § 143 III PatG in diesen Verfahren immer abrechenbar. Denn solche Verfahren allein fordern stets eine Auseinandersetzung des Rechtsanwalts mit einer Vielzahl über das Nichtigkeitsverfahren hinausgehender zivilrechtlicher Ansprüche. Während der Patentanwalt gleichzeitig die technische Auslegung des Schutzbereichs und dessen mögliche Überlagerung mit einem technisch zu erfassenden Produkt zu klären hat.

4. April 2013; N. Winthuis (PA); Dr. V. Heyer (PA)

Quellen: BGH-Beschlüsse X ZB 11/12 vom 18.12.2012 und X ZB 12/12 vom 21.01.2013

© Bockhorni & Brüntjen
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